Registrazione marchio in Italia: La guida completa

La registrazione del marchio è uno dei processi chiavi per proteggere l’identità di un’impresa. 

Quando un’azienda crea un nome, un logo o qualsiasi altro elemento distintivo, questi diventano parte del suo patrimonio aziendale.

Senza una registrazione formale, però, questi elementi rimangono esposti all’uso di altre aziende, con conseguenze potenzialmente dannose per l’attività.

In Italia, la procedura di registrazione è gestita dall‘UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), organismo che fa parte del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. L’UIBM, a determinate condizioni, concede alle imprese richiedenti il diritto esclusivo di usare un determinato simbolo identificativo per i propri prodotti o servizi sul mercato nazionale. 

In questa guida abbiamo raccolto per te tutto quello che c’è da sapere per registrare un marchio in Italia e proteggersi così da eventuali tentativi di contraffazione. 

Che cos’è un marchio e perché è importante per le imprese italiane

Un marchio d’impresa è qualsiasi segno distintivo che permette di riconoscere e distinguere i prodotti o servizi di un’azienda da quelli della concorrenza.

Le forme che un marchio può assumere sono molteplici e prendono il nome di:

• Marchi denominativi: parole o combinazioni di lettere e numeri.
• Marchi figurativi: loghi, simboli, disegni.
• Marchi misti: combinazione di elementi denominativi e figurativi.
• Marchi tridimensionali: forme particolari di prodotti o confezioni.
• Marchi sonori: jingle, suoni distintivi.
• Marchi non convenzionali: olfattivi (basati su odori), tattili, di movimento.

La funzione del marchio va oltre la semplice identificazione. Un marchio crea un rapporto di fiducia con i consumatori, comunica i valori dell’azienda, sostiene la crescita dell’impresa nel tempo.

Alcuni esempi? ll suono di avvio di un sistema operativo o la forma particolare di una bottiglia diventano elementi riconoscibili che rafforzano l’identità aziendale e la fidelizzazione dei clienti.

Valore legale, commerciale e strategico della registrazione

A livello legale, un marchio registrato dà al titolare il diritto esclusivo di utilizzarlo per i prodotti o servizi indicati nella domanda. 

Questo diritto ha un’importante funzione, cioè quella di impedire a terzi l’uso di segni identici o simili che potrebbero generare confusione nel pubblico. 

In più, nel caso, qualcuno dovesse utilizzare un proprio segno distintivo c’è la possibilità di agire in via giudiziale e richiedere il risarcimento dei danni.

Riassumendo, avere un marchio registrato è fondamentale perché: 

• Aumenta il valore complessivo dell’impresa;
• Facilita l’accesso a finanziamenti e investitori;
• Permette pianificazioni commerciali più sicure;
• Costituisce un asset cedibile o licenziabile;
• Protegge gli investimenti in comunicazione e marketing

Le proprie idee di business vanno protette e la registrazione di un marchio trasmette professionalità e tutela anche l’azienda stessa.

Vantaggi: dall’esclusiva legale alla tutela internazionale

La registrazione di un marchio presso l’UIBM garantisce una protezione nazionale per 10 anni, rinnovabili indefinitamente. 

Questo periodo di esclusiva permette di consolidare la presenza sul mercato e costruire la reputazione del brand senza timore di imitazioni.

Per le aziende con ambizioni europee, il Marchio dell’Unione Europea registrato presso l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) estende automaticamente la protezione a tutti i 27 Stati membri con una singola domanda. 

Questa opzione risulta conveniente per chi opera in più Paesi europei, riducendo costi e complessità amministrative.

Le imprese che operano nei mercati globali possono fare riferimento al Protocollo di Madrid. Grazie a questo accordo è possibile estendere la protezione in oltre 120 Paesi nel mondo. 

Cosa può costituire un marchio in Italia?

Il Codice della Proprietà Industriale italiano e il Regolamento UE 2017/1001 definiscono con precisione quali elementi possono costituire un marchio registrabile. 

In base a queste normative, è registrabile come marchio ogni segno capace a identificare i prodotti o i servizi di un’impresa e a differenziarli da quelli dei concorrenti.

Queste normative hanno subito diverse modifiche nel tempo per adattarsi alle nuove esigenze del mercato e alle evoluzioni tecnologiche.

Oggi è possibile registrare numerosi elementi, tra cui:

• Elementi verbali: parole, combinazioni di lettere, numeri, nomi di persone.
• Elementi grafici: disegni, simboli, loghi, caratteri tipografici particolari.
• Elementi sonori: jingle musicali, suoni distintivi, melodie.
• Elementi cromatici: colori singoli o combinazioni di colori (se distintivi).
• Forme tridimensionali: configurazioni del prodotto o del suo confezionamento.
• Marchi di movimento: sequenze di immagini in movimento.
• Marchi olfattivi e gustativi: profumi o sapori caratteristici (con limitazioni pratiche nella rappresentazione).

La condizione necessaria è che il segno che si è deciso di registrare sia originale, chiaro e durevole. 

Perché depositare un marchio in Italia con UIBM o EUIPO?

La scelta tra deposito nazionale presso l’UIBM e deposito europeo presso l’EUIPO dipende sostanzialmente dai mercati in cui opera l’organizzazione.

Il deposito presso l’UIBM garantisce una protezione territoriale italiana con costi contenuti e procedure in lingua italiana. Questa soluzione risulta ottimale per le imprese che operano prevalentemente sul mercato nazionale, per le attività locali o regionali.

La registrazione presso l’EUIPO offre invece una protezione unitaria in tutti i 27 Stati membri dell’Unione Europea con una singola domanda. 

Un elemento importante è il diritto di priorità previsto dalla Convenzione di Parigi. La convenzione assicura a chi deposita un marchio in Italia (o nell’UE) la possibilità di estendere la protezione in altri Paesi. 

Come prepararsi alla registrazione del marchio in Italia

I passaggi per registrare un marchio sono abbastanza lunghi e complessi. 

Per questo motivo le aziende si rivolgono spesso a studi legali specializzati. Questi ultimi, una volta ricevuto l’incarico, si occupano di vari passi essenziali. 

1. Ricercare marchi simili tramite UIBM o TMView

Prima di investire nella registrazione, verificare la disponibilità del marchio risulta essenziale. 

La ricerca di anteriorità identifica eventuali marchi già registrati che potrebbero entrare in conflitto con quello proposto.

L’UIBM mette a disposizione una banca dati online gratuita contenente tutti i marchi registrati in Italia. Per ricerche più ampie, TMView offre accesso a milioni di marchi registrati globalmente. 

2. Scegliere le classi corrette secondo la Classificazione di Nizza

La Classificazione di Nizza organizza tutti i possibili prodotti e servizi in 45 classi merceologiche: 34 per i prodotti e 11 per i servizi. Ogni classe raggruppa beni o servizi affini secondo criteri funzionali.

Ecco degli esempi pratici di classificazione:

• Classe 25: abbigliamento, calzature, cappelleria.
• Classe 35: pubblicità, gestione aziendale, amministrazione.
• Classe 9: software, hardware, apparecchi elettronici.
• Classe 43: servizi di ristorazione e alloggio temporaneo.

La scelta delle classi richiede attenzione e lungimiranza. 

Occorre considerare l’attività attuale dell’impresa e i possibili sviluppi futuri. 

Per esempio, un brand di abbigliamento potrebbe proteggere il proprio marchio anche relativamente agli accessori (classe 18) o ai profumi (classe 3), anticipando future linee di prodotto.

Requisiti di registrabilità: evitare gli errori più comuni

Un marchio registrabile deve possedere capacità distintiva, distinguendo efficacemente i prodotti o servizi dell’impresa.

Alcuni elementi non registrabili sono:

• Marchi descrittivi: “Pane Fresco” per una panetteria;
• Denominazioni generiche: “Computer” per apparecchiature informatiche;
• Marchi ingannevoli: indicazioni false su qualità o provenienza;
• Segni contrari all’ordine pubblico o al buon costume;
• Stemmi, bandiere e altri simboli protetti.

Un marchio contenente “Milano” per prodotti fabbricati altrove potrebbe essere considerato ingannevole. 

La valutazione della registrabilità richiede attenzione e, nei casi dubbi, il supporto di professionisti specializzati.

Come registrare un marchio in Italia: procedura passo dopo passo

Vediamo ora ancor più in dettaglio in che modo è possibile registrare un marchio in autonomia:. 

1. Deposito della domanda attraverso i canali disponibili

Per avviare la pratica di deposito esistono varie opzioni, digitali e tradizionali.

La domanda può essere depositata attraverso tre modalità:

• Portale online UIBM: la soluzione più economica. Richiede SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o firma digitale. Permette di completare l’intera procedura digitalmente e monitorare lo stato della pratica in tempo reale.
• Camera di Commercio: consegna fisica presso qualsiasi Camera di Commercio italiana. Offre assistenza diretta del personale, particolarmente utile per chi affronta la procedura per la prima volta.
• Invio postale: raccomandata A/R all’UIBM a Roma. Opzione valida per chi preferisce la modalità cartacea o non dispone degli strumenti digitali necessari.

L’importante è valutare attentamente quale modalità risponda meglio alle proprie necessità operative.

2. Pagamento delle tasse governative

Le tasse di deposito ammontano a €101 per la prima classe di prodotti o servizo. Ogni classe aggiuntiva costa €34. 

Tra le modalità di pagamento accettate sono:

• F24 presso banche o uffici postali;
• Bonifico bancario;
• Carta di credito (solo per deposito online).

Per le PMI, periodicamente vengono attivati fondi europei come l’SME Fund (Small and Medium Enterprises Fund) che rimborsano parzialmente o totalmente le spese. Questi voucher possono coprire sia le tasse governative che i costi di consulenza.

3. Esame formale e di merito da parte dell’UIBM

L’UIBM effettua due tipologie di verifica.

Il primo modo, l’esame formale, consiste nel controllo della completezza della documentazione e correttezza dei dati, del pagamento delle tasse e della compilazione dei moduli. 

La seconda verifica è l’esame di merito. Questo passagio riguarda la valutazione dei requisiti di registrabilità. L’ufficio verifica che il segno non sia descrittivo, generico o ingannevole e che non violi diritti anteriori.

Se vengono riscontrate irregolarità, l’UIBM invia un rilievo concedendo generalmente 60 giorni per fornire chiarimenti o modifiche. La risposta tempestiva ed esaustiva risulta fondamentale per evitare il rigetto.

4. Pubblicazione nel Bollettino dei Marchi

La domanda approvata viene pubblicata nel Bollettino dei Marchi, consultabile online. Si apre così un periodo di tre mesi durante il quale terzi interessati possono presentare opposizione.

L’opposizione può essere presentata da:

• Titolari di marchi anteriori simili o identici;
• Titolari di altri diritti di proprietà intellettuale;
• Soggetti che ritengono di subire pregiudizio dalla registrazione.

In caso di opposizione si apre una fase di contraddittorio tra le parti. Questa può concludersi con un accordo di coesistenza, con il ritiro della domanda oppure con una decisione dell’UIBM sulla fondatezza dell’opposizione.

5. Rilascio del certificato ufficiale

Trascorso il periodo di opposizione senza contestazioni, l’UIBM procede con la registrazione definitiva. 

Il certificato contiene:

• Numero di registrazione;
• Data di deposito (inizio dei 10 anni di validità);
• Classi protette;
• Rappresentazione del marchio;
• Dati del titolare.

Da questo momento, il titolare può utilizzare il simbolo ® accanto al marchio, segnalando la registrazione ufficiale.

Dopo la registrazione: manutenzione e difesa del marchio

La validità del marchio è di 10 anni dalla data di deposito, rinnovabili indefinitamente. 

Il rinnovo deve essere richiesto:

• Nei 6 mesi precedenti la scadenza: senza sovrattasse;
• Nei 6 mesi successivi (periodo di grazia): con soprattassa del 50%.

La procedura di rinnovo risulta più semplice del deposito iniziale. In questo caso, l’ente pubblico non richiede nuovo esame di merito e il marchio viene rinnovato automaticamente al pagamento delle tasse. Il mancato rinnovo comporta la decadenza del marchio e la perdita definitiva dei diritti.

La registrazione richiede vigilanza costante per mantenerne il valore. 

Le attività di monitoraggio includono:

• Sorveglianza delle nuove domande: controllo dei bollettini per individuare marchi simili
• Monitoraggio del mercato: verifica dell’uso commerciale di segni confondibili
• Documentazione dell’uso: raccolta di prove dell’utilizzo effettivo del marchio

Di fronte a violazioni, le opzioni disponibili sono due: diffida stragiudiziale e azione legale.

La prima opzione è una comunicazione formale che intima la cessazione dell’uso illegittimo e spesso risolve la questione rapidamente ed economicamente.

La seconda modalità e disponibile nei casi gravi o di violazioni sistematiche. 

L’azione legale permette di ottenere:

• Inibitoria all’uso del segno;
• Ritiro dei prodotti dal mercato;
• Risarcimento dei danni;
• Pubblicazione della sentenza. 

La scelta tra diffida stragiudiziale e azione legale dipende dalla gravità della violazione e dagli obiettivi strategici del titolare del marchio.

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Costi e considerazioni legali in Italia

I costi da sostenere per registrare un marchio possono variare, sopratutto quelli richiesti dal professionista incaricato.

Le tasse governative da considerare sono: 

• €101 prima classe;
• €34 per classe aggiuntiva;
• €67 per il rinnovo (prima classe);
• €34 per il rinnovo (classi aggiuntive).

I costi professionali, se applicabili, comprendono la ricerca di anteriorità (200-500 €), il deposito con assistenza (500-1500 €) e la gestione delle opposizioni (1000-3000 €).

Gestire opposizioni e ricorsi

In caso di rigetto o opposizione, è possibile presentare ricorso alla Commissione dei Ricorsi presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy.

Le caratteristiche della procedura di opposizione includono:

• Composizione: magistrati ed esperti in proprietà industriale;
• Tempi: 12-24 mesi;
• Rappresentanza: obbligatoria tramite mandatario abilitato;
• Costi: variabili in base alla complessità.

In alternativa al ricorso, le parti possono raggiungere un accordo di coesistenza che stabilisce ambiti di utilizzo non conflittuali. Un’altra possibilità è limitare la domanda riducendo le classi o specificando i prodotti, oppure modificare il marchio con variazioni che eliminano la somiglianza.

Opzioni di protezione internazionale per i brand italiani

I soggetti senza domicilio nell’Unione Europea devono eleggere domicilio presso un indirizzo italiano o europeo o, in alternativa, nominare un rappresentante abilitato.

Il rappresentante abilitato può essere:

• Consulente in proprietà industriale iscritto all’albo;
• Avvocato con competenze specifiche;
• Società di consulenza specializzata.

Questa disposizione garantisce la corretta ricezione delle comunicazioni ufficiali e la gestione efficace della pratica.

Espansione tramite Protocollo di Madrid

Il Protocollo di Madrid offre un sistema centralizzato per la protezione internazionale.

Tra i vantaggi del protocollo sono:

• Unica domanda per molteplici Paesi (128 aderenti);
• Gestione centralizzata attraverso l’OMPI;
• Un’unica scadenza di rinnovo;
• Costi inferiori rispetto a depositi nazionali separati.

Il Protocollo consente di espandere la protezione del marchio in modo più semplice e conveniente, ma accanto a questi vantaggi occorre considerare anche le limitazioni

Tra le limitazioni del Protocollo di Madrid sono:

• Dipendenza dal marchio base per i primi 5 anni;
• Non tutti i Paesi sono aderenti (assenti alcuni mercati importanti).
• Procedure di opposizione nazionali mantengono le proprie specificità.

Dopo 5 anni, le registrazioni nazionali diventano indipendenti dal marchio base, garantendo maggiore sicurezza all’investimento.

Errori comuni nel deposito dei marchi in Italia

Notoriamente vengono commessi errore in sede di presentazione dei documenti per la registrazione del marchio in Italia. Ecco gli errori più comuni in questo processo. 

1. Sottovalutare l’importanza della distintività

Molte domande vengono respinte per mancanza di capacità distintiva. Esempi di marchi non registrabili potrebbero essere “Pizza Napoletana” per una pizzeria, “Scarpe Comode” per calzature, o “Software Veloce” per programmi informatici o ancora “Olio Genuino” per prodotti alimentari.

La soluzione consiste nel creare marchi evocativi ma non descrittivi. “Amazon” per l’e-commerce evoca grandezza senza descrivere l’attività. I marchi di fantasia o arbitrari offrono generalmente la protezione più forte.

2. Trascurare la ricerca di anteriorità

Depositare un marchio senza un’adeguata ricerca preliminare espone l’impresa a rischi significativi. 

Le opposizioni possono comportare spese legali elevate, mentre l’eventuale necessità di rebrandizzare l’azienda porta con sé la perdita degli investimenti già sostenuti in marketing. 

A tutto ciò si aggiunge il rischio di danni reputazionali, difficili da recuperare nel lungo periodo.

Esempi pratici e strategie di successo

Molte aziende italiane e non solo, hanno sviluppato e registrato marchi di grande successo, da tutti riconosciuti e subito associati ad un prodotto o servizio specifico. Vediamo alcuni esempi. 

Illycaffè

Illycaffè ha sviluppato un portafoglio marchi articolato che comprende il nome aziendale in diverse varianti grafiche, la forma distintiva delle tazzine, il logo caratteristico e alcuni elementi di packaging. 

L’azienda ha accompagnato l’espansione commerciale con registrazioni progressive, anticipando l’ingresso in nuovi mercati e proteggendo gli elementi distintivi prima del lancio ufficiale.

Luxottica

Anche Luxottica ha adottato una strategia multilivello, che ha incluso la protezione dei marchi propri come Ray-Ban e Persol, la gestione dei marchi in licenza, la tutela dei design e delle forme distintive, oltre alla registrazione di slogan e payoff. 

Questa rete di protezione ha consentito di difendere efficacemente la posizione di mercato e di consolidare il valore del portafoglio marchi.

Protezione di lungo periodo: oltre la semplice registrazione

Anche dopo aver registrato il marchio, le attività da svolgere proseguono nel corso del tempo. 

L’imprenditore, o il legale autorizzato, devono occuparsi della protezione a lungo termine con processi di: 

• Monitoraggio costante del mercato;
• Pianificazione di rinnovi ed estensioni;
• Assicurarsi che il marchio venga utilizzato.

È importante fare attenzione ad un aspetto particolare: un marchio non utilizzato per 5 anni consecutivi può essere dichiarato decaduto.

Un marchio come fondamento del successo aziendale: le conclusioni

Registrare un marchio significa compiere una scelta strategica che tutela la continuità e la crescita dell’impresa nel futuro.

In un mercato competitivo, dove la differenziazione determina il successo, un marchio forte e protetto diventa un asset aziendale primario.

Per le PMI che intendono crescere, la protezione dei segni distintivi però potrebbe non bastare. Oggi affidarsi a partner tecnologici come myPOS può ulteriormente migliorare la gestione del proprio business. 

In particolare soluzioni innovative come i terminali POS e le carte di debito aziendali myPOS aiutano a creare un ecosistema moderno e professionale ma una perfetta gestione dei flussi di cassa dell’azienda. In conclusione, se da un lato il marchio registrato costruisce identità e reputazione, strumenti finanziari innovativi facilitano la gestione quotidiana, creando le fondamenta per un’impresa competitiva e pronta alle sfide del mercato.

Domande frequenti

Quanto costa registrare un marchio in Italia?

Il costo base per registrare un marchio presso l’UIBM ammonta a €101 per la prima classe di prodotti o servizi, più €34 per ogni classe aggiuntiva che si desidera proteggere. Questi rappresentano i costi governativi minimi, ai quali vanno aggiunti i costi professionali se ci si avvale di un consulente.

Dove si deposita la domanda di registrazione?

La domanda di registrazione può essere depositata utilizzando tre canali. Il deposito online attraverso il portale dell’UIBM. La presentazione fisica presso qualsiasi Camera di Commercio italiana. L’invio cartaceo tramite raccomandata A/R all’UIBM a Roma.

Qual è il periodo di opposizione e come funziona?

Il periodo di opposizione dura esattamente 3 mesi dalla data di pubblicazione della domanda nel Bollettino dei Marchi dell’UIBM, documento ufficiale consultabile online gratuitamente. Durante questo periodo, qualsiasi soggetto che ritenga di subire un pregiudizio dalla registrazione può presentare un’opposizione motivata.